CUIDA TU PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO A TI MISMO: ESTAR ATENTOS Y VIGILANTES

Una vez que hemos logrado el registro de nuestra propiedad industrial, ya se trate de patente, marca o diseño, hay que permanecer atentos y vigilantes.  ¿A qué me refiero? A prestar atención al mantenimiento de la vigencia de dichos derechos y a evitar imitaciones fraudulentas

En cuanto al mantenimiento de la vigencia, la legislación española establece que:

-  la marca tiene una vigencia de diez años, y se puede renovar indefinidamente por periodos de diez años

- el diseño tiene una validez de cinco años, pudiéndose renovar por períodos de cinco años , hasta un máximo de 25 años de validez

- La patente tiene una vigencia de 20 años, y hay que pagar las correspondientes anualidades

- El modelo de utilidad tiene una validez de diez años, e igual que la patente, hay que pagar las correspondientes anualidades para que permanezca en vigor

El no respetar los plazos y pagos previstos puede conllevar o bien el pago de recargos, o bien , la pérdida del derecho de explotación o uso en exclusiva, con la consiguiente pérdida patrimonial asociada a dicha propiedad industrial. Por tanto, hay que llevar un control atento y cuidadoso de los vencimientos de nuestros registros.

En cuanto a la vigilancia, es algo más complejo e igualmente importante. Se trata de detectar si alguna empresa o competidos usa o intenta registrar un signo distintivo o invención que sea semejante a la nuestra. Casos de inducir a la confusión son muy comunes, p.e. los envases de cacao soluble de marca blanca imitando los colores de Cola-cao; imitar los gráficos o envases  de marcas relevantes de perfumes, logos de equipos de futbol... A un nivel más modesto, no de marcas notorias o renombradas, intentar registrar marcas muy similares a las de un competidor, de modo que puedan producir a confusión. A través del Boletín de la Propiedad Industrial, se pueden hacer búsquedas de los nuevos registros, invenciones, modelos, etc de forma más o menos acotada, o bien , encargar a un profesional de Patentes y Marcas que realice dicho seguimiento y vigilancia de nuestros activos de propiedad industrial ya que tienen un valor diferenciador importante para nuestra empresa en el tráfico económico. De este modo, en caso de detectar un intento de imitación o de aprovechamiento, ya sea por vía administrativa (si se trata de una solicitud) o por vía judicial si ya consiguieron el registro o es un acto de competencia desleal, falsificación, etc, se pueda reivindicar la titularidad del derecho y la subsanación del daño, en su caso.

Así, pues, atentos y vigilantes a nuestra propiedad industrial

ANTES DE NADA, ASEGURESE DE SER "UNICO"

SINERGIAS ENTRE DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA Y REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, UN “GANAR-GANAR”

Parece una verdad de Perogrullo, pero hay unas rutinas aconsejables a seguir antes de decidir cuál va a ser nuestra marca e imagen corporativa. Y digo esto porque,  lamentablemente en ocasiones nuestros clientes desarrollan una maravillosa imagen corporativa con su web, papelería, rótulo, packaging... y se encuentran que no pueden registrarla ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina Europea, OAMI, puesto que existe alguien que tiene registrada una imagen /marca similar y quizá en el mismo sector. E incluso podría darse el caso que soliciten la retirada de dicha imagen, envoltorios e incluso, poniéndonos en lo peor de los casos, solicitando indemnizaciones en función del perjuicio causado: daño emergente y lucro cesante.

Teniendo en cuenta esto,  durante mi  vida profesional, he intentado tener como colaboradores "win-to-win" a agencias y estudios de diseño e imagen corporativa para que, antes de elaborar logo, papelería, tarjetas… toda la identidad visual de una empresa, invitasen al cliente  a verificar, a través de una agencia o asesoría de patentes y marcas :

-          En primer lugar, de que esa marca no estuviera registrada

-          Después, que no existiera ninguna imagen corporativa  parecida en colores, formas, asonancia… dentro del mismo sector

-          Y si se daban esos dos  requisitos, a la vez que contrataba la creación y desarrollo del portfolio de  su imagen e identidad gráfica, le recomendábamos el registro de  su marca para ser único en el mercado y diferenciarse de la competencia.

No olvidemos que, lo que distingue es la denominación que damos a nuestro producto o servicio, porque en el mercado concurren múltiples empresas que realizan la misma actividad o producen lo mismo .

Con lo cual, lo que aparentemente resulta una profesión  “ajena a lo jurídico”, el diseño de imagen corporativa, páginas web, etc, , puede convertirse en una colaboración productiva y beneficiosa para nuestros clientes al ofrecerles un valor añadido a su "marca empresarial"

MARCA TRIDIMENSIONAL Y DISEÑO INDUSTRIAL

1.- MARCA TRIDIMENSIONAL

A) CONCEPTO: REFERENCIAS LEGISLATIVAS

La Ley de Marcas 17/2001 establece en su artículo 4:

1. Se entiende por marca todo signo susceptible  de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores

Por otra parte, el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y 4 del Reglamento (CE) Nº 207/2009, de marca comunitaria establece que

“pueden constituir marcas «todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, y en particular [...] la forma del producto o de su presentación”

Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, ( http://www.oepm.es) la marca es un  signos distintivo que confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo en el tráfico económico, e impedir a otros la utilización en España de los signos distintivos protegidos u otros idénticos o similares aplicados a productos o servicios idénticos o semejantes. Específicamente, en cuanto a la marca tridimensional, es aquella que  incluye las formas tridimensionales incluyendo  envoltorios, envases, formas de producto o presentación

La marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores. La marca se renueva cada diez años, sin límite de tiempo

B) PROHIBICIONES ABSOLUTAS

b.1.Prohibiciones absolutas comunes a todos los signos distintivos

De manera general, el registro de una marca, cualquiera que sea su tipología, debe superar un examen previo de una serie de prohibiciones de registro: de una parte, las prohibiciones absolutas, que se refieren al propio signo y que protege intereses generales. La Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea precisa: “La marca debe gozar de carácter distintivo, desde una visión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual”[i][1]

 De otra parte, las prohibiciones relativas, que aluden al posible conflicto entre la marca solicitada y las marcas preexistentes, defendiendo intereses meramente particulares.

Nos centraremos en algunas de las más relevantes de las prohibiciones absolutas, reguladas detallada y profusamente en el artículo 5,1 de la Ley de Marcas 17/2001, y en igual sentido, artículos 3.1 de la Directiva de Marca Comunitaria y 7.1 de su Reglamento:

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos   siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser  conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos  o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención  del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. (…)

ES evidente que, para que una marca tridimensional sea registrada, debe cumplir los requisitos contenidos en el artículo 4 de la ley de Marcas en relación con el artículo 5 de la misma.

·        Debe ser susceptible de representación gráfica que refleje su carácter tridimensional, si fuera preciso adjuntando hasta seis vistas de la misma en el formulario e indicando el carácter tridimensional de la misma. No obstante, y como precisaré en el epígrafe siguiente, un concepto que implique una funcionalidad o utilidad técnica determinada no puede ser susceptible de protección como marca tridimensional, p.e. un brick, ya que es un envase habitual para líquidos. En caso de que tuviera características específicas y novedosas con una utilidad técnica, debiera ser protegido como patente o modelo de utilidad.

·        Debe tener carácter distintivo, es decir, la capacidad de diferenciar “per se” el producto identificado de otros idénticos o similares en el mercado y otorgarle una vinculación con su origen empresarial, ya sean signos de fantasía, arbitrarios o sugestivos[2]  Dicha distintividad afectaría a su admisibilidad al registro,  a su protección durante la vigencia. Este carácter distintivo ha de ha de considerarse con base en diferentes aspectos:

-       Distintividad por sí misma de la marca tridimensional

-       Carácter distintivo en relación con los productos solicitados

-       Valoración e impresión de de conjunto,

-       Percepción del consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz

-       diferencias significativas y carácter singular

Fuente: OAMI. La marca Tridimensional Coronita fue denegada por falta de distintividad

Hay que hacer mención a dos posibilidades que pueden producirse en una marca: una de ellas, la distintividad adquirida de una marca no registrada o “secondary meaning” y otra, la vulgarización de la marca.

·        En cuanto a la distintividad adquirida, hablamos de marcas que, tal vez no cumplen fielmente los requisitos para su registro, pero que con el tiempo adquieren ese carácter diferenciador, de tal forma que el público las asocia con una procedencia empresarial determinada[3]. No obstante, otra de las prohibiciones recoge la imposibilidad de proteger una marca que esté constituida únicamente por signos descriptivos o habituales en el mercado, siendo imposible que , en estos supuestos pudiera adquirirse a posteriori .

·        En cuanto a la vulgarización, se trata del proceso inverso; el uso en el mercado y el cambio de hábitos del público produce que una marca se convierta en un concepto genérico identificando el producto en sí y deje de asociarse a un origen empresarial concreto, perdiendo su distintividad y pudiendo llegar incluso a la caducidad. Tal circunstancia se recoge en el artículo 55.1.d) LM, que señala la caducidad de una marca cuando ésta se haya convertido en el comercio “en la designación habitual” de los productos o servicios marcados, abriendo la vulgarización a cualquier tipo de signo.

En conclusión,  es preciso pues que la marca tenga carácter distintivo en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

b.2. Límites específicos al derecho de registro de marca tridimensional

Dichas prohibiciones absolutas de registro, están  recogidas en el artículo 5, 1 de la Ley de Marcas en cuanto que:

“No podrán registrarse como marca los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico por la forma que da un valor sustancial al producto”

En idéntico sentido la legislación comunitaria en los artículos 3.1.e de la Directiva de Marca Comunitaria y 7.1.e de su Reglamento.

Es de destacar que, dicho apartado hace referencia expresa a los requisitos que deben cumplir las marcas tridimensionales para su registrabilidad, no así el resto de tipos de marcas (denominativas, gráficas o figurativas). Ello implica que la marca tridimensional ha de superar un examen mucho más riguroso que el resto de marcas.

Hagamos un análisis de estas tres prohibiciones específicas de registro desde el ángulo de la legislación española:

1.    Forma impuesta por la naturaleza del producto: la razón es no otorgar la “exclusividad” de un producto caracterizado de por sí con una forma concreta,  al titular de una marca tridimensional. Como señala FERNANDEZ NOVOA[4]  esta prohibición impide el registro de las formas básicas habitualmente utilizadas en el tráfico económico; trátese de la forma básica de un producto o de la de su envase.  Por tanto se exige habitualmente que dicha forma de la marca vaya acompañada de un elemento: verbal, gráfico, color… que refuerce el valor distintivo de la marca sin perjuicio al resto de competidores.

2.     Forma necesaria para obtener un resultado técnico: Recordemos el concepto legal de marca y su fin primordial, proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo. Se intenta así delimitar la marca de las patentes o modelos de utilidad, que son los que protegen ese aspecto de utilidad técnica de forma temporal.

3.    Forma que da un valor sustancial al producto: La norma intenta delimitar, sin conseguirlo totalmente, la marca tridimensional del diseño industrial, y penaliza “el aspecto estético”. Como señala FERNANDEZ NOVOA[5] “cabe afirmar que cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca”

En la Sentencia TJUE de 20 de octubre de 2011, concedió la marca tridimensional de dos botellas de cristal esmerilado Freixenet; el argumento definitivo fue el aspecto final del vidrio de la botella que le daba un aspecto diferenciador.[6]

C) MARCA TRIDIMENSIONAL Y PROTECCION MEDIANTE COMPETENCIA DESLEAL

Con respecto a la marca tridimensional una vez registrada puesto que se ajusta a los requisitos de la Ley de Marcas, ¿qué protección jurisdiccional tendrán estas marcas tridimensionales,  registradas o incluso no registradas?

Según prevé la Ley de Marcas 17/2001 en su artículo 34, “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”, y otorga la “posibilidad de ejercitar acciones por violación del derecho de marca” (artículo 40 y siguientes)

Además del reconocimiento y defensa propio de la marca registrada, existen otra vía adicional y no excluyente,  a través de la Ley de Competencia desleal.

En cuanto a la defensa a través de la ley de Competencia desleal, la jurisprudencia se divide en dos posturas:

·       -* una, a favor de permitir la imitación de “marcas tridimensionales no registradas ajenas”. El artículo 11 de la Ley de Defensa de la competencia establece ese principio de libre imitabilidad siempre que no exista posibilidad de confusión. Para que una imitación se considere desleal, es preciso:

-       Un parecido relevante entre el original y la imitación

-       Conexión con un origen empresarial de la marca imitada

-       Conexión del producto con dicho origen empresarial

A este respecto, STS 95/2014 del Tribunal Supremo,  caso BACARDI. La sentencia reconoce que las marcas tridimensionales de la botella azul de la ginebra Bombay, son notorias, pero no así el color azul zafiro en relación con la ginebra. “Para valorar el riesgo de confusión hay que analizar todos los factores concurrentes y en particular, el grado de semejanza entre los signos y los productos que designan y la notoriedad del signo prioritario, Se consideró que existían suficientes diferencias para convivir.”[7] Tampoco se acredita el aprovechamiento indebido de los valores que representa dicha botella de ginebra Goa.

·      -*  Otra, permite la protección de dichas marcas., existiendo diversidad de situaciones: copia ilícita del envase, aprovechamiento de la reputación ajena tras una relación contractual e imitación de prestaciones

Sentencia nº 350/2012 de la A.P de Alicante. Hace referencia a la STJCE de 18 de Junio de 2009, caso L’OREAL: “en este caso la violación de una marca notoria exige un cierto grado de similitud entre la marca y , en virtud del cual el público pertinente relaciona ambos, signo y marca , pero no los confunde” . Se consideró que no se podría reivindicar como exclusiva la forma de galleta sandwich, aunque sí se consiguió que el envase de MORENAZOS dejase de ser usado por riesgo de confusión[8]

     Fuente: OAMI. Kraft consiguió que la solicitud de Gullón del envase de MORENAZOS fuera denegada 

2.- DELIMITACION CONCEPTUAL ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL Y  DISEÑO INDUSTRIAL

A tenor de lo establecido en la Ley 30/2003 del diseño industrial, se establece que:

Artículo 5. Diseños susceptibles de registro.

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

Artículo 6. Novedad.

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Artículo 7. Carácter singular.

1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (http://www.oepm.es) precisa que, en el ámbito de la Propiedad Industrial se entiende por diseño industrial la apariencia u ornamentación de un producto, que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales.

Como norma general, un diseño industrial puede consistir en:

·         elementos tridimensionales, como la forma de un producto

·         elementos bidimensionales, como los adornos, figuras, líneas o colores del producto

·         una combinación de elementos como los mencionados

Tiene un plazo de validez de cinco años, renovables hasta un máximo de 25 años.

Teniendo en cuenta que el diseño puede proteger elementos tridimensionales, corresponde hacer una reflexión:¿son elementos de propiedad industrial acumulativos? ¿Qué características relevantes tienen uno y otro tipo? ¿Existen ventajas en la protección de uno u otro signo?

Un informe de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, (Abril 2010, Cuestión Q184)[9] incide en delimitar algunas de las características entre marcas tridimensionales y diseños, como la extensión temporal de la protección, requisitos, y alcance:

El derecho de marcas y el derecho de diseños industriales han sido concebidos con el fin de cumplir objetivos legales relacionados pero distintos, y por tanto son diferentes entre sí  por lo que respecta a los requisitos de protección, a sus limitaciones, alcance de protección y en otros aspectos.

 A diferencia de los diseños industriales, los derechos de marcas no están limitados en el tiempo. La razón principal de ello es que las marcas contribuyen a proteger al público consumidor contra el riesgo de confusión sobre la procedencia del producto, mientras que los diseños industriales protegen el derecho exclusivo del titular del diseño de fabricar el producto, con independencia de indicaciones de procedencia.

Las formas tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños industriales como por medio de marcas, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de protección. La protección del diseño industrial, por lo general, es limitada en el tiempo, pero la protección por marca puede continuar  indefinidamente, mientras se cumplan los requisitos legales aplicables relativos a su uso y/o registro. .

 Para que una forma tridimensional pueda obtener protección como diseño industrial, debe ser nueva, aunque el grado exigible de novedad no sea el mismo para cada país o territorio. Para obtener protección como marca, la forma tridimensional debe tener carácter distintivo y no ser únicamente funcional o necesaria, y debe satisfacer otras condiciones generalmente aplicables a las marcas.

De otra parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la reunión de su  Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e indicaciones geográficas STC/9/6, 2002)[10], también valora la finalidad de ambos tipos de propiedad industrial:

Los diseños industriales y las marcas desempeñan funciones distintas en la economía y gozan de protección a título de propiedad intelectual por razones diferentes.

La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales.  El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto.  Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio comercial más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente.

La protección de las marcas y de otros signos distintivos por medio de la propiedad intelectual obedece a razones diferentes pues la función de las marcas difiere de la de los diseños industriales.  Los signos distintivos vienen a ser identificadores comerciales.  Sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio.  Mediante la publicidad y los anuncios, los signos distintivos transmiten información sobre la identidad y la calidad de las empresas, los productos y servicios a los que se aplican.  Los signos distintivos son medios de los que se sirven las empresas para inducir la demanda de sus bienes y servicios.

Incorporamos un gráfico extraído de dicha reunión del Comité Permanente de la OMPI y que resulta clarificadora del objeto del presente trabajo:

Cuadro 1.  Principales diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales
Diseños industriales	Marcas tridimensionales
1.  Finalidad:  Fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños	1.  Finalidad:  Promover la transparencia y el espíritu de competición en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores
2.  Función:  Hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos	2.  Función:  Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia
3.  Superposición:  Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), a saber, como obras de arte y (en caso de que sean suficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales	3.  Superposición:  Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y (en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales
4.  Alcance:  El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de “monopolio”)	4.  Alcance:  El titular de derechos sobre marcas sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza
5.  Plazo:  Los derechos exclusivos sobre los diseños tiene un plazo limitado, que oscila entre 10 y 25 años contados a partir del registro o depósito	5.  Plazo:  Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio

Fuente:  comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales E
indicaciones geogrÁficas DE LA organización MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA, Novena sesión, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002

3.- CONCLUSIONES

La marca tridimensional es una forma de Propiedad Industrial que identifica y distingue, dentro del tráfico mercantil, los productos de una empresa. Sus elementos adicionales de forma peculiar, aspecto, color, etc crean una  vinculación tanto al origen empresarial como al producto en sí.

Los diseños industriales protegen la novedad y el carácter singular de los productos, en su apariencia estética y visual. Se realiza un esfuerzo creador recompensado por su explotación durante 25 años.

Ambas formas pueden ser coincidentes en el caso de proteger, por un lado, la marca, y por otro, el envase o forma de producto como diseño industrial.

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[1] STJCE de 16 de septiembre de 2004, asunto C-329/02 P, SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH c. OAMI, ap. 25, Rec. 2004 I-08317

[2] MANUEL REY-ALVITE VILLAR “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la Jurisprudencia europea”, Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2014), Vol. 6, Nº 1, pp. pg.308

[3] FERNANDEZ NOVOA, C. “El sistema comunitario de marcas”,  Montecorvo , Madrid, 1995, pp. 124-125

[4] C. Fernández-Novoa, “Tratado de Derecho de Marcas”, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 221.

[5] C. Fernández-Novoa, “Tratado de Derecho de Marcas”, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 229.

[6] Sentencia TJUE de 20-10- 2011 (C-344/2010 P y C-345/2010 P)

[7] St. nº 95/2014 Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil de 11 de Marzo de 2014

[8] Sentencia nº 350/2012, Audiencia Provincial de  Alicante,  sección 8ª de  05 de Julio de 2013.

[9] AIPPI, Comité Ejecutivo de Sorrento , “ Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños tridimensionales”, Abril de 2000

[10]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la reunión de su  Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e indicaciones geográficas STC/9/6, 2002)

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Entrevista sobre el canon digital

DERECHOS DE AUTOR: CONCEPTO Y REGISTRO

DERECHOS DE AUTOR: CONCEPTO Y REGISTRO

Los derechos de autor son aquellos que adquiere el autor de una obra literaria o artística “original”, cualquiera que sea su forma de expresión, p.e. libros, conferencias, composiciones musicales, fotografías, dibujos, programas de ordenador, etc

También gozan de protección las “obras derivadas”, es decir, aquellas resultantes de otras ya existentes, p.e. traducciones de obras ya existentes, adaptaciones de guiones, o arreglos musicales entre otros. Hay que decir que dichas obras derivadas deben respetar los derechos de autor de la obra original en la cual se basan

 

Existen dos tipos de derechos:

1. los derechos morales, que son el de paternidad (derecho a reivindicar la condición de creador de la obra y a que se reconozca la autoría) y el derecho a oponerse a que se deforme dicha creación o se utilice de forma inadecuada o lesiva al honor del autor
2. los derechos patrimoniales, como el derecho de reproducción, el derecho de interpretación o ejecución, derecho de traducción y adaptación

Los derechos morales son irrenunciables, mientras que los patrimoniales se pueden ceder o transferir a cambio de una compensación económica.

 

Es importante indicar que, según el Convenio de Berna, la obra está protegida desde el momento de su creación.

No obstante, de cara a un eventual conflicto por apropiación indebida de una obra, explotación ilícita o cualquier otro acto contrario a Derecho es conveniente, por no decir necesario, dejar constancia de dicha creación intelectual y de la autoría de la misma mediante el Registro .

El Registro de la Propiedad Intelectual tiene por objeto la inscripción o anotación de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones mencionadas. Sus asientos son públicos a través de certificación de los mismos que a su vez, goza de eficacia probatoria ante un Tribunal.

Por tanto, es imprescindible la protección y registro de las obras para poder acreditar la paternidad de las mismas y hacer uso pleno de todos los derechos que conlleva dicha autoría.

Maria Dolores Perez Madrid

PROPIEDAD INTELECTUAL

CONSULTORIO REVISTA EMPRENDEDORES

PROPIEDAD INTELECTUAL

P: Me gustaría que me pudieran asesorar sobre cuáles son los pasos a seguir para la publicación de una serie de libros educativos (especializados en el tratamiento del habla) que he desarrollado . ¿Es conveniente hacer un copyright o tener algún tipo de licencia para proteger la idea del autor? De ser así, ¿cómo y dónde se hace un copyright? ¿Cuál es su coste?

R : Si nos remitimos a la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o i n t a n g i ble, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual de estas obras corresponde al autor por el solo hecho de su creación. El Registro de la Propiedad Intelectual protege los derechos de propiedad intelectual al proporcionar una prueba cualificada sobre la existencia y pertenencia de dichos derechos. El rasgo esencial de este registro es la voluntariedad. Es decir, que la protección que la Ley otorga a los derechos de propiedad intelectual no se adquiere con la inscripción, sino con la creación de la obra protegida. Aquel que sea titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una producción protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, podrá interponer a su nombre el símbolo © con independencia de que esté o no registrada. El coste de inscripción en el Registro puede oscilar entre 150 y 300 euros, dependiendo del número de páginas de la obra.

Por otro lado, el Registro y las entidades de gestión son dos mecanismos diferentes de protección de los derechos de propiedad intelectual. En el Registro se inscriben dichos derechos mientras que las entidades gestionan los derechos de explotación o los de carácter patrimonial.

Con respecto a la publicación de su obra, deberá contactar con editoriales especializadas, y realizar un contrato de edición. Consiste en ceder al editor, mediante una compensación económica, el derecho de reproducción de la obra y su distribución. En dicho contrato deberán figurar el número de ejemplares, la remuneración del autor, la forma de distribución y edición, etcétera.

Maria Dolores Perez Madrid

REVISTA EMPRENDEDORES

Artículo en prensa escrita

¿PUEDEN REGISTRARSE COMO MARCA LOS NOMBRES PROPIOS?

CONSULTORIO REVISTA EMPRENDEDORES

¿PUEDEN REGISTRARSE COMO MARCA LOS NOMBRES PROPIOS?

P: Tengo intención de abrir varias tiendas de bolsos y complementos y me gustaría registrar esos artículos con mi nombre. ¿Cabe la posibilidad de que se puedan registrarse nombre propios? ¿Qué tipo de nombres pueden registrarse?(Correo electrónico).

  

R: A tu pregunta sobre si los nombre propios pueden registrarse, la respuesta es sí. Tal y como recoge la legislación comunitaria en el Reglamento 40/94 del artículo 4 y la legislación nacional en la Ley 17/2001, artículo 4,2, los nombres de personas pueden registrarse.

 

Por ejemplo, es bastante frecuente el registro de marcas por parte de deportistas, cantantes, actrices, modelos... De esta manera, protegen aquellos productos o servicios relacionados, de alguna manera, con su actividad profesional o su merchandising, en general. Ejemplos concretos de esta situación son Fernando Alonso, Arantxa Sánchez Vicario, Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, entre otros muchos.

Sólo se podría prohibir el registro de la marca de un nombre propio si se dieran las siguientes situaciones:

1. Ya está registrado otro igual o muy similar para los mismos productos y servicios.
2. Si identifica a una persona distinta al solicitante.

Por otra parte, y dentro de los nombres propios, se encuentran los nombres geográficos. Estos tienen, a su vez, una serie de limitaciones mas estrictas a tener muy en cuenta. Deben estar a disposición de cualquiera que desee incorporarlos a su marca, aun identificando iguales productos o servicios. Por ejemplo, Diario de Cartagena, El faro de Cartagena, Cartagena deportiva, Vecinos Cartagena... Todos ellos son prensa escrita y cuentan con el nombre de Cartagena registrado.

La ley de marcas recoge la prohibición de registrar aquellas marcas que están compuestas, en exclusiva, por indicaciones de procedencia geográfica o aquellas que puedan inducir a error sobre dicha procedencia.

Ciertos productos están sujetos a una normativa más estricta y específica. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, en la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino. En definitiva, los nombres propios pueden ser registrados siempre que cumplan con los requisitos de la ley de marcas, sus prohibiciones relativas y absolutas, y en determinados casos, sus normativas específicas respecto al producto.

Maria Dolores Perez Madrid

REVISTA EMPRENDEDORES

Artículo en prensa escrita

 

PATENTAR UN PRODUCTO Y REGISTRAR UNA MARCA

CONSULTORIO REVISTA EMPRENDEDORES

PATENTAR UN PRODUCTO Y REGISTRAR UNA MARCA

P : He creado un producto y necesito fab r i c a rlo urge n t e m e n t e ya que lo he llevado a una feria y ha funcionado muy bien. Se ha presentado con una marca (pendiente de oposición para conseguir su registro) y hasta dentro de unos meses no sabré si podré utilizarla con el producto. Un fabricante de productos similares me ha ofrecido colaborar en los gastos o que le ceda los derechos a cambio de un porcentaje de los beneficios . Me interesa la primera opción pero no sé cómo costear la fabricación de las primeras unidades. Además, me piden que redacte el documento del acuerdo . ¿ Podrían asesorarme sobre cómo hacerlo? ¿A qué entidades puedo acudir para conseguir capital riesgo? ¿Sería bueno esperar la resolución de la marca para fabricar el producto con un nombre comercial?(Correo electrónico)

R : En primer lugar, de cara a obtener una mayor protección del producto que ha presentado, debería intentar encuadrarlo como una patente, un modelo de utilidad o un modelo industrial, y presentar la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Recuerde que la marca que está tramitando sólo protege la denominación del producto y no el producto en sí mismo. La patente, cuya regulación se recoge en la Ley 11/1986 de Patentes, concede una protección provisional frente a terceros una vez que se publica su solicitud. Y cuando es concedida, reconoce el derecho a explotar en exclusiva la invención por el titular, impidiendo a otros su fabricación , venta o utilización sin consentimiento del titular.

El Modelo de Utilidad, regulado también en la Ley de Patentes , tiene un procedimiento de registro más breve ya que se aplica a una invención que, siendo nueva e implicando una actividad inventiva, consiste en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación.

Los modelos industriales, regulados en el Estatuto de la Propiedad Industrial, son objetos que pueden servir para la fabricación de un producto y que pueden definirse por su estructura, c o n figuración, ornamentación o presentación. Es decir, que la creatividad protegida recae sobre el aspecto del producto. (Nota 2012: a esta modalidad de Propiedad Industrial se la conoce hoy como diseño)

Una vez obtenida la protección de su invención, podría conceder una licencia para la fabricación cediendo por contrato el uso de la patente a un tercero. En él deben establecerse las cláusulas que estime oportunas: reparto de costes, porcentaje de beneficios , comercialización, gastos, licencia en exclusiva, total o parcial...

Puede ampliar la información en la Oficina Española de Patentes y Marcas (http://www.oepm.es/) .

Sobre entidades de capital riesgo le remito al nº 63 de la revista EMPRENDEDORES, que incorpora un dossier sobre todas las formas de financiación de una empresa. Por último, para la redacción del contrato, puede solicitar asesoramiento en las ventanillas empresariales de las Cámaras de Comercio, asesorías...

Mª Dolores Pérez y Madrid

REVISTA EMPRENDEDORES 

Artículo en prensa escrita

 

PROTEGER LA MARCA ES PROTEGER LA IDENTIDAD EMPRESARIAL

PROTEGER LA MARCA ES PROTEGER LA IDENTIDAD EMPRESARIAL

"Un día le comunican a Ud., empresario, que no puede seguir utilizando la marca de sus productos (la cual lleva usando desde hace años) porque otra persona la ha registrado ilegitimamente... ¿Imagina las consecuencias de no haber protegido debidamente su identidad corporativa, su nombre o el de sus productos?"

En un mundo fuertemente marcado por el poder de la publicidad, el marketing y la comunicación sin fronteras es importante señalar la necesidad de proteger la identidad de las empresas, la imagen que ofrecen al mercado como personas jurídicas, los productos o servicios que ofrece a los consumidores y la forma de presentación de los mismos, es decir , el diseño. Dado que el fin primordial de una empresa es alcanzar una difusión y prestigio en el mercado por su “buen hacer”, su calidad, ... debe blindar los esfuerzos que realice en diseño, imagen corporativa, denominación de productos y servicios para evitar que competidores “avispados” se aprovechen ilícitamente de las elevadas inversiones que realiza en la comercialización de sus productos.

A tal efecto, la Ley 17/2001 de marcas recoge dos vías para proteger de una parte, la marca y de otra el nombre comercial. La marca sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. La marca es un elemento esencial de la estrategia de la empresa : valorizar la marca permite conservar o conquistar cuotas de mercado. El registro de una marca concede a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico e igualmente prohibir que terceros utilicen sin su consentimiento cualquier signo idéntico o semejante a su marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está concedida, en especial , utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad, en las redes telemáticas (internet), poner el signo en embalajes , etiquetas, etc.

Además , como activo empresarial, puede ser objeto de operaciones mercantiles tales como licencias, franquicias, etc. El Nombre Comercial es aquel signo que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. El registro válido del Nombres Comercial concede idénticos derechos que la marca.

Hay que mencionar también que podemos ampliar el campo de protección de nuestra marca al entorno comunitario, de modo que con un único registro se goza de protección en todos los países de la Comunidad Europea, en similares condiciones que un registro nacional en España.

También nos ofrece la legislación la posibilidad de proteger el diseño empresarial. En sectores como el mueble, moda, cosmética...el diseño o la forma de un producto pueden ser un sinónimo de la marca y de la imagen de una empresa y convertirse en un activo con valor económico que puede ir en aumento. Si no solicita la protección, otros pueden aprovecharse de sus inversiones, con lo cual el esfuerzo creativo de su empresa se vería mermado.

Por consiguiente, si ud. quiere proteger el esfuerzo y la inversión que realiza en su identidad como empresa y en la de los productos o servicios que ofrece, no lo dude: registre su marca, su nombre comercial, su nombre de dominio, sus diseños...y refuerce su presencia en el mercado desde una imagen corporativa fuerte, protegida y consolidada .

Maria Dolores Perez Madrid

WWW.EMPRENDEDORAS.COM

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