MARCA
TRIDIMENSIONAL Y DISEÑO INDUSTRIAL
1.- MARCA TRIDIMENSIONAL
A)
CONCEPTO: REFERENCIAS LEGISLATIVAS
La
Ley de Marcas 17/2001 establece en su artículo 4:
1. Se
entiende por marca todo signo susceptible
de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras.
2. Tales
signos podrán, en particular, ser:
a) Las
palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar
a las personas.
b) Las
imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
c) Las
letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las
formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases
y la forma del producto o de su presentación.
e) Los
sonoros.
f)
Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan
en los apartados anteriores
Por otra parte, el artículo 2 de la
Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas y 4 del Reglamento (CE) Nº 207/2009, de
marca comunitaria establece que
“pueden constituir
marcas «todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, y en
particular [...] la forma del producto o de su presentación”
Según la
Oficina Española de Patentes y Marcas, ( http://www.oepm.es) la marca es un signos distintivo
que confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo en el tráfico
económico, e impedir a otros la utilización en España de los signos distintivos
protegidos u otros idénticos o similares aplicados a productos o servicios
idénticos o semejantes. Específicamente, en cuanto a la marca tridimensional, es aquella que incluye las formas tridimensionales
incluyendo envoltorios, envases, formas
de producto o presentación
La marca es un signo que permite a
los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o
servicios de los competidores. La marca se renueva cada diez años, sin límite
de tiempo
B) PROHIBICIONES ABSOLUTAS
b.1.Prohibiciones
absolutas comunes a todos los signos distintivos
De manera general, el registro de una
marca, cualquiera que sea su tipología, debe superar un examen previo de una
serie de prohibiciones de registro: de una parte, las prohibiciones absolutas,
que se refieren al propio signo y que protege intereses generales. La
Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea
precisa: “La marca debe gozar de carácter
distintivo, desde una visión de conjunto de los signos en liza producida en el
consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud
gráfica, fonética y conceptual”[i][1]
De
otra parte, las prohibiciones relativas, que aluden al posible conflicto entre
la marca solicitada y las marcas preexistentes, defendiendo intereses meramente
particulares.
Nos centraremos en algunas de las más
relevantes de las prohibiciones absolutas, reguladas detallada y profusamente
en el artículo 5,1 de la Ley de Marcas 17/2001, y en igual sentido, artículos
3.1 de la Directiva de Marca Comunitaria y 7.1 de su Reglamento:
Artículo
5. Prohibiciones absolutas.
1. No
podrán registrarse como marca los signos
siguientes:
a) Los
que no puedan constituir marca por no ser
conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
b) Los
que carezcan de carácter distintivo.
c) Los
que se compongan exclusivamente de signos
o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de obtención del
producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o
del servicio.
d) Los
que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el
lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. (…)
ES evidente que, para que una marca
tridimensional sea registrada, debe cumplir los requisitos contenidos en el
artículo 4 de la ley de Marcas en relación con el artículo 5 de la misma.
·
Debe ser susceptible de representación
gráfica que refleje su carácter tridimensional, si fuera preciso adjuntando hasta
seis vistas de la misma en el formulario e indicando el carácter tridimensional
de la misma. No obstante, y como precisaré en el epígrafe siguiente, un
concepto que implique una funcionalidad o utilidad técnica determinada no puede
ser susceptible de protección como marca tridimensional, p.e. un brick, ya que
es un envase habitual para líquidos. En caso de que tuviera características
específicas y novedosas con una utilidad técnica, debiera ser protegido como
patente o modelo de utilidad.
·
Debe tener carácter distintivo, es decir, la capacidad de
diferenciar “per se” el producto identificado de otros idénticos o similares en
el mercado y otorgarle una vinculación con su origen empresarial, ya sean
signos de fantasía, arbitrarios o sugestivos[2] Dicha distintividad afectaría a su
admisibilidad al registro, a su protección
durante la vigencia. Este carácter distintivo ha de ha de considerarse con base
en diferentes aspectos:
- Distintividad por sí misma de la marca
tridimensional
- Carácter distintivo en relación con
los productos solicitados
- Valoración e impresión de de conjunto,
- Percepción del consumidor medio,
razonablemente atento y perspicaz
- diferencias significativas y carácter
singular
Fuente: OAMI. La marca Tridimensional
Coronita fue denegada por falta de distintividad
Hay que hacer mención a dos
posibilidades que pueden producirse en una marca: una de ellas, la
distintividad adquirida de una marca no registrada o “secondary meaning” y otra,
la vulgarización de la marca.
·
En
cuanto a la distintividad adquirida,
hablamos de marcas que, tal vez no cumplen fielmente los requisitos para su
registro, pero que con el tiempo adquieren ese carácter diferenciador, de tal
forma que el público las asocia con una procedencia empresarial determinada[3]. No obstante, otra de las
prohibiciones recoge la imposibilidad de proteger una marca que esté constituida únicamente por signos
descriptivos o habituales en el mercado, siendo imposible que , en estos
supuestos pudiera adquirirse a posteriori .
·
En
cuanto a la vulgarización, se trata
del proceso inverso; el uso en el mercado y el cambio de hábitos del público
produce que una marca se convierta en un concepto genérico identificando el
producto en sí y deje de asociarse a un origen empresarial concreto, perdiendo
su distintividad y pudiendo llegar incluso a la caducidad. Tal circunstancia se
recoge en el artículo 55.1.d) LM, que señala la caducidad de una marca cuando
ésta se haya convertido en el comercio “en la designación habitual” de los
productos o servicios marcados, abriendo la vulgarización a cualquier tipo de
signo.
En conclusión, es preciso pues que la marca tenga carácter
distintivo en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación
gráfica.
b.2.
Límites específicos al derecho de registro de marca tridimensional
Dichas prohibiciones absolutas de
registro, están recogidas en el artículo
5, 1 de la Ley de Marcas en cuanto que:
“No podrán registrarse
como marca los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para
obtener un resultado técnico por la forma que da un valor sustancial al
producto”
En idéntico sentido la legislación
comunitaria en los artículos 3.1.e de la Directiva de Marca Comunitaria y 7.1.e
de su Reglamento.
Es de destacar que, dicho apartado
hace referencia expresa a los requisitos que deben cumplir las marcas
tridimensionales para su registrabilidad, no así el resto de tipos de marcas (denominativas,
gráficas o figurativas). Ello implica que la marca tridimensional ha de superar
un examen mucho más riguroso que el resto de marcas.
Hagamos un análisis de estas tres
prohibiciones específicas de registro desde el ángulo de la legislación
española:
1.
Forma impuesta por la naturaleza del
producto: la razón es
no otorgar la “exclusividad” de un producto caracterizado de por sí con una
forma concreta, al titular de una marca
tridimensional. Como señala FERNANDEZ NOVOA[4] esta prohibición impide el registro de las
formas básicas habitualmente utilizadas en el tráfico económico; trátese de la
forma básica de un producto o de la de su envase. Por tanto se exige habitualmente que dicha
forma de la marca vaya acompañada de un elemento: verbal, gráfico, color… que
refuerce el valor distintivo de la marca sin perjuicio al resto de
competidores.
2.
Forma necesaria para obtener un resultado
técnico: Recordemos
el concepto legal de marca y su fin primordial, proteger aquellos signos que
identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones
técnicas del mismo. Se intenta así delimitar la marca de las patentes o modelos
de utilidad, que son los que protegen ese aspecto de utilidad técnica de forma
temporal.
3.
Forma que da un valor sustancial al
producto: La norma
intenta delimitar, sin conseguirlo totalmente, la marca tridimensional del
diseño industrial, y penaliza “el aspecto estético”. Como señala FERNANDEZ
NOVOA[5] “cabe afirmar que cuanto
más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la
forma no pueda registrarse como marca”
En la Sentencia TJUE de 20 de octubre de 2011,
concedió la marca tridimensional de dos botellas de cristal esmerilado
Freixenet; el argumento definitivo fue el aspecto final del vidrio de la
botella que le daba un aspecto diferenciador.[6]
C) MARCA TRIDIMENSIONAL Y PROTECCION
MEDIANTE COMPETENCIA DESLEAL
Con respecto a la marca tridimensional
una vez registrada puesto que se ajusta a los requisitos de la Ley de Marcas,
¿qué protección jurisdiccional tendrán estas marcas tridimensionales, registradas o incluso no registradas?
Según prevé la Ley de Marcas 17/2001
en su artículo 34, “el registro de la
marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico
económico”, y otorga la “posibilidad
de ejercitar acciones por violación del derecho de marca” (artículo 40 y
siguientes)
Además del reconocimiento y defensa
propio de la marca registrada, existen otra vía adicional y no excluyente, a través de la Ley de Competencia desleal.
En cuanto a la defensa a través de la
ley de Competencia desleal, la jurisprudencia se divide en dos posturas:
· -* una,
a favor de permitir la imitación de “marcas tridimensionales no registradas
ajenas”. El artículo 11 de la Ley de Defensa de la competencia establece ese
principio de libre imitabilidad siempre que no exista posibilidad de confusión.
Para que una imitación se considere desleal, es preciso:
- Un parecido relevante entre el
original y la imitación
- Conexión con un origen empresarial de
la marca imitada
- Conexión del producto con dicho origen
empresarial
A este respecto, STS 95/2014 del
Tribunal Supremo, caso BACARDI. La
sentencia reconoce que las marcas tridimensionales de la botella azul de la
ginebra Bombay, son notorias, pero no así el color azul zafiro en relación con
la ginebra. “Para valorar el riesgo de
confusión hay que analizar todos los factores concurrentes y en particular, el
grado de semejanza entre los signos y los productos que designan y la
notoriedad del signo prioritario, Se consideró que existían suficientes
diferencias para convivir.”[7] Tampoco se acredita el
aprovechamiento indebido de los valores que representa dicha botella de ginebra
Goa.
· -* Otra,
permite la protección de dichas marcas., existiendo diversidad de situaciones:
copia ilícita del envase, aprovechamiento de la reputación ajena tras una
relación contractual e imitación de prestaciones
Sentencia nº 350/2012 de la A.P de
Alicante. Hace referencia a la STJCE de 18 de Junio de 2009, caso L’OREAL: “en este caso la violación de una marca
notoria exige un cierto grado de similitud entre la marca y , en virtud del
cual el público pertinente relaciona ambos, signo y marca , pero no los
confunde” . Se consideró que no se podría reivindicar como exclusiva la
forma de galleta sandwich, aunque sí se consiguió que el envase de MORENAZOS
dejase de ser usado por riesgo de confusión[8]
Fuente: OAMI. Kraft consiguió que la
solicitud de Gullón del envase de MORENAZOS fuera denegada
2.- DELIMITACION
CONCEPTUAL ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL Y DISEÑO
INDUSTRIAL
A tenor de lo establecido en la Ley 30/2003 del diseño
industrial, se establece que:
Artículo 5. Diseños susceptibles de registro.
Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean
carácter singular.
Artículo 6. Novedad.
1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún
otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de
presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes
de la fecha de prioridad.
2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características
difieran sólo en detalles irrelevantes.
Artículo 7. Carácter singular.
1. Se considerará que un diseño posee carácter singular
cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la
impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya
sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
prioridad.
2. Para determinar si el diseño posee carácter singular
se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.
La Oficina
Española de Patentes y Marcas (http://www.oepm.es) precisa que, en el ámbito de la Propiedad Industrial se entiende por
diseño industrial la apariencia u ornamentación de un producto,
que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de
sus características técnicas o funcionales.
Como norma
general, un diseño industrial puede consistir en:
·
elementos tridimensionales,
como la forma de un producto
·
elementos
bidimensionales, como los adornos, figuras, líneas o colores del producto
·
una
combinación de elementos como los mencionados
Tiene un plazo de validez de cinco
años, renovables hasta un máximo de 25 años.
Teniendo en
cuenta que el diseño puede proteger elementos tridimensionales, corresponde
hacer una reflexión:¿son elementos de propiedad industrial acumulativos? ¿Qué
características relevantes tienen uno y otro tipo? ¿Existen ventajas en la
protección de uno u otro signo?
Un
informe de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual,
(Abril 2010, Cuestión Q184)[9] incide en delimitar
algunas de las características entre marcas tridimensionales y diseños, como la
extensión temporal de la protección, requisitos, y alcance:
El
derecho de marcas y el derecho de diseños industriales han sido concebidos con
el fin de cumplir objetivos legales relacionados pero distintos, y por tanto
son diferentes entre sí por lo que
respecta a los requisitos de protección, a sus limitaciones, alcance de
protección y en otros aspectos.
A diferencia de los diseños industriales, los
derechos de marcas no están limitados en el tiempo. La razón principal de ello
es que las marcas contribuyen a proteger al público consumidor contra el riesgo
de confusión sobre la procedencia del producto, mientras que los diseños
industriales protegen el derecho exclusivo del titular del diseño de fabricar
el producto, con independencia de indicaciones de procedencia.
Las
formas tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños industriales
como por medio de marcas, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales
para cada modalidad de protección. La protección del diseño industrial, por lo general,
es limitada en el tiempo, pero la protección por marca puede continuar indefinidamente, mientras se cumplan los
requisitos legales aplicables relativos a su uso y/o registro. .
Para que una forma tridimensional pueda
obtener protección como diseño industrial, debe ser nueva, aunque el grado
exigible de novedad no sea el mismo para cada país o territorio. Para obtener
protección como marca, la forma tridimensional debe tener carácter distintivo y
no ser únicamente funcional o necesaria, y debe satisfacer otras condiciones
generalmente aplicables a las marcas.
De otra
parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la reunión de su
Comité Permanente sobre Derecho de
Marcas, Dibujos y Modelos industriales e indicaciones geográficas STC/9/6,
2002)[10],
también valora la finalidad de ambos tipos de propiedad industrial:
Los diseños industriales y las marcas
desempeñan funciones distintas en la economía y gozan de protección a título de
propiedad intelectual por razones diferentes.
La finalidad de los diseños industriales
es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los
productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos
para los compradores potenciales. El
hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la
vez que comercial a dicho producto. Ese
valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un
reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede
pedir un precio comercial más elevado que por otro reloj de características
funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente.
La protección de las marcas y de otros
signos distintivos por medio de la propiedad intelectual obedece a razones
diferentes pues la función de las marcas difiere de la de los diseños
industriales. Los signos distintivos
vienen a ser identificadores comerciales.
Sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y
servicios que circulan en el comercio.
Mediante la publicidad y los anuncios, los signos distintivos transmiten
información sobre la identidad y la calidad de las empresas, los productos y
servicios a los que se aplican. Los
signos distintivos son medios de los que se sirven las empresas para inducir la
demanda de sus bienes y servicios.
Incorporamos
un gráfico extraído de dicha reunión del Comité Permanente de la OMPI y que
resulta clarificadora del objeto del presente trabajo:
Cuadro 1.
Principales diferencias entre los diseños industriales y las marcas
tridimensionales
|
|
Diseños
industriales
|
Marcas
tridimensionales
|
1. Finalidad: Fomentar la creatividad en torno a los
diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo
innovadores que incorporen dichos diseños
|
1. Finalidad: Promover la transparencia y el espíritu de
competición en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores
|
2. Función: Hacer que los productos ofrezcan un interés
estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el
valor comercial de los mismos
|
2. Función: Permitir que los consumidores distingan los
productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la
competencia
|
3.
Superposición: Posibilidad de
protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), a saber, como obras
de arte y (en caso de que sean suficientemente distintivos) como marcas,
exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales
|
3.
Superposición: Posibilidad de
protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y
(en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que
se refiere a las características no funcionales
|
4. Alcance: El titular de derechos sobre diseños puede
impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté
incorporado el diseño (efecto de “monopolio”)
|
4. Alcance: El titular de derechos sobre marcas sólo
puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos
en cuestión pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos
productos si la marca no se utiliza
|
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre los diseños
tiene un plazo limitado, que oscila entre 10 y 25 años contados a partir del
registro o depósito
|
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre las marcas
pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente
y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio
|
Fuente: comité permanente
sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales E
indicaciones geogrÁficas DE LA organización MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA, Novena sesión, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002
indicaciones geogrÁficas DE LA organización MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA, Novena sesión, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002
3.- CONCLUSIONES
La
marca tridimensional es una forma de Propiedad Industrial que identifica y distingue, dentro del tráfico
mercantil, los productos de una empresa. Sus elementos adicionales de forma
peculiar, aspecto, color, etc crean una
vinculación tanto al origen empresarial como al producto en sí.
Los
diseños industriales protegen la novedad
y el carácter singular de los
productos, en su apariencia estética y visual. Se realiza un esfuerzo
creador recompensado por su explotación durante 25 años.
Ambas
formas pueden ser coincidentes en el caso de proteger, por un lado, la marca, y
por otro, el envase o forma de producto como diseño industrial.
[1] STJCE de 16 de septiembre de 2004,
asunto C-329/02 P, SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH c. OAMI, ap. 25, Rec. 2004
I-08317
[2]
MANUEL
REY-ALVITE VILLAR “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la
Jurisprudencia europea”, Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2014), Vol.
6, Nº 1, pp. pg.308
[3] FERNANDEZ NOVOA, C. “El sistema comunitario de marcas”, Montecorvo , Madrid, 1995, pp. 124-125
[4] C. Fernández-Novoa, “Tratado de Derecho de Marcas”, 2ª
ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 221.
[5] C. Fernández-Novoa, “Tratado de Derecho de Marcas”,
2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 229.
[7] St. nº
95/2014 Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil de 11 de Marzo de 2014
[8] Sentencia nº 350/2012, Audiencia Provincial
de Alicante, sección 8ª de 05 de Julio de 2013.
[9]
AIPPI, Comité Ejecutivo de Sorrento , “ Marcas tridimensionales: la frontera
entre marcas y diseños tridimensionales”, Abril de 2000
[10]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en
la reunión de su Comité Permanente sobre
Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e indicaciones geográficas
STC/9/6, 2002)
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